Права на использование товарного знака. Незаконное использование товарного знака

Владелец товарного знака имеет право использовать его любым не противоречащим закону способом! Важно понимать, что использовать товарный его собственник по своему усмотрению, правовая же защита данного знака будет распространяться только на использование обозначения в рамках зарегистрированный классах МКТУ (классификатор видов товаров и услуг). Именно поэтому, еще при регистрации товарного знака, определяется исчерпывающий перечень классов, не только в которых уже работает заявитель, но и в которых он может начать работать после регистрации знака.

Законодательство запрещает использовать товарный знак без получения на то согласия его собственника. Кроме этого, никто не может зарегистрировать товарный знак сходный до степени смешения с Вашим знаком в тех же классах, в которых получена охрана Вашего обозначения.

Незаконное использование товарного знака. Что делать, если Ваши права нарушены?

Процедура вывода на рынок и продвижения товарного знака среди целевой аудитории довольно длительная и дорогая. Сначала ресурсы затрачиваются на то, чтобы маркируемую Вашим знаком продукцию захотели приобрести и приобрели первые покупатели. Затем правообладатель знака прикладывает усилия, чтобы разовые покупатели стали постоянными.

Правильная политика по продвижению товарного знака, вложение достаточных материальных ресурсов, а также расширение рынка сбыта через определенный промежуток времени дадут свои плоды и Ваш бренд станет известным.

Именно в этот период, когда товарный знак (бренд) уже достаточно известен и вызывает ассоциации у потребителя с определенным продуктом или услугой, а также их качеством, на рынке появляются бренды-близнецы (сходные до степени смешения). Встречаются ситуации, когда нарушители прав на средства индивидуализации и вовсе не утруждают себя и используют точную копию известного бренда.

И в первой и во второй ситуации такие действия считаются нарушением и преследуются законом. Нарушителя исключительного права можно привлечь к административной, гражданской, а также к уголовной ответственности.

Способ защиты должен выбираться с учетом обстоятельств дела, доказательственной базы, а также целей компании-правообладателя:

Привлечение к административной ответственности будет эффективно, если правообладатель хочет прекратить действия недобросовестного конкурента и наказать нарушителя с помощью обложения его штрафом
Если Вы хотите не просто прекратить нарушение, но и получить компенсацию за нанесенный действиями нарушителя ущерб, необходимо привлекать недобросовестного конкурента в судебном порядке

Договор на использование товарного знака. Как передать право на товарный знак?

В случае, если существует обоюдное согласие правообладателя и сторонних компаний на передачу в пользование товарного знака, необходимо заключить один из следующих договоров:

Лицензионный договор . Передается право определенное договором время и на определенной территории использовать товарный знак для маркировки продукции по заявленным в договоре классам МКТУ

Договор коммерческой концессии (договор франшизы) . Помимо товарного знака в рамках договора может передаваться секретная технология производство, а также права на патенты. Использование товарного знака также ограничено во времени и географии, а также видах деятельности.

Договор отчуждения . Предается весь комплекс прав на товарный знак. Фактически новым владельцем товарного знака становится приобретатель. Первоначальный правообладатель теряет любые права на авторский знак.

Услуги по подготовке и заключению договоров

В зависимости от целей, которые преследует Ваша компания, Федеральное Патентное Бюро «Гардиум» может предложить Вам услуги по регистрации всех видов договоров по распоряжению правами на товарный знак.

Время прочтения:

Споры между владельцами товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений о том, кто является их правообладателем, далеко не редкость. Однако для того, чтобы факт использования чужих средств индивидуализации был признан судом, необходима совокупность следующих обстоятельств.

Сходством до степени смешения называют ассоциацию товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия. Оно может быть звуковым, графическим или смысловым. Велика вероятность, что таким образом потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товара. А это, в свою очередь, запрещено ГК РФ.

Для того, чтобы товарный знак был защищен с юридической точки зрения, его регистрируют в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). На этапе подачи заявки специалисты ведомства проводят экспертизу заявленного товарного знака на соответствие требованиям законодательства, в том числе и на наличие сходных и уже зарегистрированных товарных знаков.

Что касается фирменного наименования, то оно регистрируется налоговой службой, которая не проверяет наличие других сходных фирменных наименований. Для того, чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо проводить поиск сходных наименований.

Такой реестр находится в открытом доступе на сайте налоговой службы. Коммерческое обозначение вовсе не подлежит регистрации и поэтому обезопасить его сложнее. Единственным способом проверки на наличие сходных коммерческих обозначений является поиск в интернете.

Научно-исследовательской лаборатории «ЛЭТ Медикал» пришлось оспаривать товарный знак «РИТМСКЭНАР», принадлежащий» компании «ОКБ РИТМ». Суд признал данный знак схожим до степени смешения со знаком лаборатории «СКЭНАР».

Однородность продукции

Указывая на невозможность использования сходных до степени смешения средств индивидуализации, законодатель оговаривает, что это относится только к однородной продукции. Для этого при подаче заявки на регистрацию товарного знака, предприниматель обозначает перечень товаров и услуг, в отношении которых планируется использование знака, и соотносит его с «Международной классификацией товаров и услуг».

Что касается фирменного наименования и коммерческого обозначения , то здесь действует то же правило – необходимость доказать однородность деятельности.

Если компания занимается производством каких-либо товаров, то доказательствами ведения такой деятельности будут являться договоры, которые регулируют поставку комплектующих для производства или различные сертификаты и лицензии.

Если компания оказывает юридические услуги, то доказательствами будут являться договоры на оказание услуг и различные статьи о компании в СМИ.

В ходе судебного процесса коллегия сравнит, насколько однородна деятельность компаний.

Данный вопрос регулируется гражданским и антимонопольным законодательством.

1) В соответствии с п. 1 ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Итак, фирменное наименование закрепляется в учредительных документах общества и включается в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласност. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее вышеназванные правила, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, ГК РФ запрещает использовать фирменное наименование, которое ранее зарегистрировано иной организацией. Нарушение данной нормы влечет гражданскую ответственность, что выражается в дальнейшем запрете использования данного наименования, а также возмещение убытков.

Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, Общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский метизно-металлургический союз» (далее — истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Ревдинский метизно-металлургический союз (далее — ответчик) о запрете ответчику использовать фирменное наименование. Арбитражный суд Свердловской области в своем решении от 1 июня 2010 года по делу № А60-11617/2010-С7 указанное требование удовлетворил, запретив ответчику использовать аналогичное фирменное наименование, а также взыскав с него в пользу истца расходы на оплату юридических услуг и государственной пошлины. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд от 17 августа 2010 в своем Постановлении № 17АП-7422/2010-ГК данное решение оставил без изменений.

2) В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» № 135-ФЗ (далее - ФЗ «О защите конкуренции») не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция — это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Таким образом, ФЗ «О защите конкуренции» запрещает каким - либо образом использовать исключительные права юридического лица (в т.ч. право на фирменное наименование), если данное использование нарушит права конкурентов.

В силу п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).

В соответствии с п. 5.33 ГОСТ РФ от 03 июля 2003 года № 535-ст под хозяйственной деятельностью понимается деятельность, осуществляемая в ходе производственной деятельности индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий характер.

Из анализа Федерального закона от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ и Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06 ноября 2001 года № 454-ст следует, что виды хозяйственной деятельности, осуществляемой юридическим лицом, определяются в соответствии с Общероссийским классификаторов видов экономической деятельности ОК 029-2001 (далее - ОКВЭД).

Итак, организации являются конкурентами, если они расположены в единых географических пределах и осуществляют одинаковые виды деятельности, определяемые в соответствии с ОКВЭД.

Согласност. 8 «Конвенции по охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 года (далее - «Конвенция»)фирменное наименование охраняется во всех странах без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В силуч. 1 ст. 10 «Конвенции» в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Следовательно, «Конвенция» запрещает использовать фирменное наименование схожее с фирменным наименованием другого юридического лица, если данное использование вызовет неясность у третьих лиц при каких - либо взаимоотношениях с данными организациями.

Данная позиция подтверждается судебной практикой. В силу п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее - «Информационное письмо ВАС РФ № 122») неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.

В соответствии с п. 17 «Информационного письма ВАС РФ № 122» различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Данная позиция подтверждается судебной практикой. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении № 8АП-6348/2014 по делу № А47-15961/2012 указал, что отличие организационно - правовой формы одной организации (общество с ограниченной ответственностью) от организационно - правовой формы другой организации (закрытое акционерное общество) не является основанием, освобождающим общество от ответственности.

Итак, исходя из анализа норм антимонопольного законодательства, следует, что организациянарушит исключительное право на фирменное наименование другого юридического лица при наличии следующих обстоятельств:

Данное фирменное наименование полностью либо частично совпадает с фирменным наименованием другого общества до такой степени, что способно ввести в заблуждение третьих лиц;
Организации осуществляют деятельность в пределах одного населенного пункта (муниципального образования);
Организации осуществляют аналогичную деятельность (совпадающую по ОКВЭД);

Следует отметить, что нарушением антимонопольного законодательства признается наличие всех вышеперечисленных обстоятельств.

При этом различие организационно - правовой формы юридических лиц не является основанием исключающим привлечение к ответственности.

3) Данное нарушение антимонопольного законодательства является административным правонарушением и влечет наложение административной ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 14. 33 КоАП осуществление недобросовестной конкуренции, — влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Данная позиция подтверждается судебной практикой.

Советский районный суд г. Новосибирска в своем решении от 01 апреля 2014 года по делу №12-53/14оставил без изменения постановление заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 04 декабря 2013года о привлечении Петрович Е.А. к административной ответственности по ч.1 ст.

Как получить лицензию на использование чужого логотипа?

14.33 КоАП РФ. В обоснование своего решение Советский районный суд г. Новосибирска указал, что вменяемое ей нарушение выразилось в приобретении и использовании фирменного наименования ООО «1», сходного с фирменным наименованием другого юридического лица ООО МЦ «2», в отношении видов деятельности, аналогичной видам деятельности, осуществляемой последним на одной территории.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении № 8АП-6348/2014 по делу № А47-15961/2012 привлек к административной ответственности общество Уралрентген за нарушение данным обществом ст. 14.33 КоАП РФ. В обоснование своего решения суд указал, что в условиях использования нарушителем в собственном наименовании основного элемента, схожего до степени смешения с основным элементом ранее зарегистрированного средства индивидуализации третьего лица, и осуществления этими лицами однородных и схожих видов экономической деятельности в пределах одного территориального образования, действия заявителя не могут быть признаны соответствующими требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и противоречат положениям ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», поскольку такие действия совершены с целью получения необоснованного преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

В силу ст. 1253 ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ при наличии вины такого юридического лица в нарушении исключительных прав может принять решение о его ликвидации по требованию прокурора.

Таким образом, если юридическое лицо неоднократно нарушает права конкурентов на фирменное наименование, то оно может быть ликвидировано в судебной порядке

Для получения более развернутой консультации рекомендуем Вам обратиться в приемную адвоката Ивлева Сергея Сергеевича по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко 20В, офис 414, тел.: 8-912-84-84-805.

Желая зарегистрировать свой товарный знак, предприниматель может столкнуться с тем, что схожее обозначение в отношении однородных товаров уже зарегистрировано другим лицом. А это, напомним, является основанием для отказа в предоставлении товарному знаку правовой защиты (). Никто не мешает предпринимателю зарегистрировать иное оригинальное обозначение, но, как правило, интерес заключается в регистрации именно этого товарного знака. Проблема может быть решена, если исключительное право конкурента на спорное обозначение будет прекращено досрочно вследствие неиспользования товарного знака (). Подобную возможность законодатель рассматривает как антимонопольный инструмент защиты от недобросовестной конкуренции, выраженной в приобретении и неиспользовании товарного знака ( , ).

Однако правовая охрана товарного знака в данном случае может быть прекращена досрочно только при одновременном наличии следующих условий:

заявитель заинтересован в досрочном прекращении его правовой охраны;
правообладатель не использовал спорное обозначение непрерывно в течение трех лет.

По общему правилу, заинтересованность должен подтвердить сам заявитель. Так, заинтересованным лицом может считаться лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Это, например, производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подав заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения ().

А вот доказать факт использования товарного знака обязан правообладатель (). Причем учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот ( , утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.; далее – Обзор). Такими действиями могут считаться размещение товарного знака на этикетках или упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках либо хранятся или перевозятся с этой целью и т. д. ().

МНЕНИЕ

Алексей Федоряка, руководитель департамента промышленной собственности патентно-адвокатского бюро "Гардиум":

При этом нередко на практике встречаются случаи так называемого символического использования товарного знака с одной лишь целью сохранить право предпринимателя на обозначение. В минувшем году СИП рассмотрел сразу несколько споров, в которых исследовал этот вопрос. Рассмотрим их подробнее.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежат установлению в том числе показатели объема продукции

Общество "Г", производящее профессиональную автохимию, обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего компании "Н" товарного знака "L" в отношении товаров , сославшись на то, что оспариваемое обозначение не использовалось в течение трех лет.

Факт использования товарного знака компания подтвердила, представив в том числе товарные накладные о поставке трем физическим лицам шести образцов средства для мытья деревянных поверхностей "L".

Для составления искового заявления о защите прав на использование товарного знака и взыскании компенсации воспользуйтесь "Конструктором правовых документов" в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Тем не менее, суд счел, что это не может являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака. СИП пояснил, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, в том числе показатели объема такой продукции. Например, если речь идет о дорогостоящей (эксклюзивной) продукции, низкий уровень товарооборота в совокупности с иными доказательствами может быть признан достаточным подтверждением использования спорного обозначения. Тогда как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (стоимость, распространенность, принадлежность к предметам каждодневного использования и др.) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака.

Произведенный объем продукции бытового назначения в количестве шести экземпляров за восьмилетний период действия товарного знака и его введение в оборот путем передачи таких образцов товара трем физическим лицам не позволяет сделать вывод о достаточности доказательств использования ответчиком спорного обозначения, заключил суд ().

МНЕНИЕ

Игорь Моцный, патентный поверенный, арбитр Центра по рассмотрению доменных споров при Чешском Арбитражном Суде:

"Товарные знаки, которые не используются правообладателями, не выполняют своей основной экономической функции (индивидуализация товаров, работ, услуг), создают препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности третьими лицами. Более того, их дальнейшее действие противоречит общественным и государственным интересам, так как под этим знаками не производится и (или) не реализуется продукция, а значит в бюджет не поступают обязательные платежи".

Небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о символическом использовании товарного знака

Компания "П" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "С" товарного знака в отношении товаров "пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений", поскольку он, по мнению заявителя, не использовался правообладателем более трех лет.

Общество настаивало на том, что использовало спорное обозначение и представило в подтверждение этого факта договоры поставки товара, товарные накладные, акты, рекламные материалы на продукцию, фотографии торгового зала магазина и др. Однако компания назвала использование ответчиком товарного знака символическим ввиду незначительного количества товаров, указанных в товарных накладных.

СИП, однако, с мнением истца не согласился, подчеркнув, что сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот. Примененные обществом способы введения товаров в гражданский оборот являются стандартными и не выходят за рамки обычного делового оборота, указал суд.

Из совокупности представленных ответчиком доказательств СИП усмотрел, что поставка товаров по товарным накладным являлась лишь частью предпринимательской деятельности общества по поставке товаров, осуществляемой на систематической основе, и счел факт использования товарного знака доказанным ().

Поставка продукции между аффилированными лицами в небольших объемах может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот

Общество "Т", имея намерение использовать обозначение "К" для маркировки плодовых вин и считая, что компания "А" не использует свой товарный знак в течение трех лет, обратилось в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров "алкогольные напитки (за исключением пива)".

В подтверждение факта использования спорного товарного знака компания представила договор поставки между обществами "Р" и "В", лицензию на производство, хранение и поставку вина, справку о произведенной обществом "Р" продукции под спорным товарным знаком, фотографии бутылки сливового вина "К", товарные накладные и т. д.

При этом согласно представленным в материалы дела выпискам из ЕГРЮЛ участником общества "В" с долей участия 99% является общество "Э", генеральным директором которого и участником с долей участия 99% выступает А., генеральный директор и единственный участник общества "А". Следовательно, поставка продукции осуществлялась между аффилированными юридическими лицами. А это с учетом небольшого объема поставленной продукции не может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, счел истец.

Суд, в свою очередь, занял иную позицию, указав что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений позволяет предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Более того, при наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Тем самым тот факт, что спорный товарный знак использовался по согласию и под контролем ответчика аффилированным с ним лицом является надлежащим использованием товарного знака.

Что касается незначительного количества реализованной продукции, суд отметил, что переданные по товарной накладной товары являются лишь частью большой партии товаров, переданной на реализацию. Примененные ответчиком способы введения товаров в гражданский оборот не выходят за рамки обычного делового оборота. Таким образом, судьи не усмотрели оснований для вывода о том, что использование спорного товарного знака носило символический характер ().

Приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака

Иностранная компания "V" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "Р" товарного знака "R" в отношении товаров "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху" вследствие его неиспользования.

В качестве доказательств использования спорного обозначения общество представило в том числе договор купли-продажи самолета "R" и договор с обществом "П" на изготовление маркированных прицепов для легковых автомобилей.

Суд пояснил, что договор купли-продажи самолета подтверждает факт использования ответчиком товарного знака, но акт приема-передачи товара был оформлен 4 октября 2016 года, то есть уже за пределами срока доказывания факта использования спорного обозначения (с 12 февраля 2013 года по 11 февраля 2016 года).

Кроме того, СИП отметил, что согласно договору ответчика с обществом "П", последнее обязалось изготовить и передать в его собственность автомобильные прицепы, в обязательном порядке маркированные спорным товарным знаком. А приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака – для этого необходимо последующее введение этой продукции в гражданский оборот. А этого, подчеркнул суд, ответчик не доказал.

Таким образом, СИП пришел к выводу о символическом использовании ответчиком спорного товарного знака, что и стало основанием для досрочного прекращения правовой охраны спорного обозначения ().

Экспертное мнение

Формирующуюся СИПом практику эксперты сочли важной, вместе с тем отдельно отметив вопросы, требующие особого внимания и последующей корректировки.

МНЕНИЕ

Анастасия Расторгуева, партнер Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и Партнеры":

"В анализируемых актах суд приходит к ряду интересных и важных выводов, напрямую не вытекающих из правовых норм, что говорит о выполнении судом своей важной роли – толковании норм права. Вывод об установлении совокупности обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции выглядит очень разумным, а вот приведенный пример с объемом продукции кажется спорным и дающим слишком широкий коридор для судебного усмотрения".

Игорь Моцный убежден, что реально используемые товарные знаки должны продолжать действовать и сохранять свою силу независимо от интенсивности их использования и объемов продаж товаров или оказанных услуг: "Не все предприниматели одинаково успешны в своей деятельности и далеко не каждая предпринимательская деятельность приносит быструю и большую прибыль. Суды могут и должны сформировать критерии, которые позволят максимально четко провести границу между настоящим использованием и использованием символическим".

МНЕНИЕ

Анатолий Семёнов, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности:

"Безусловно, важно сформировать стандарт доказывания подлинного использования товарного знака для целей устранения ошибок правоприменения. Пока, к сожалению, следует признать, что судебная практика СИП крайне непоследовательна в отношении критерия количественной достаточности и полностью отрицает очевидную для практики Европейского союза неприемлемость описательного использования для целей подтверждения подлинного использования, почему-то относя доводы об описательности к административной процедуре в Роспатенте и отказываясь рассматривать их в судебном порядке.

Тем не менее, ничто не стоит на месте и вполне вероятно, что после ожидаемой правовой позиции КС РФ по жалобе общества "П" в отношении существа права на товарный знак [Конституционное дело № 6182/15-01/2017, № 5898/15-01/2017 о проверке конституционности положений , в связи с жалобой общества "П", рассмотренное в публичном слушании 14 декабря 2017 года . – Ред .] и неизбежного обновления кадрового состава СИП после грядущего переназначения судей в связи с истечением полномочий в конце 2018 – начале 2019 годов ситуация с восприятием общепризнанных принципов международного права заметно улучшится".

Специалисты также рассказали читателям портала ГАРАНТ.РУ, каким образом правообладатель может минимизировать риски утраты прав на свой товарный знак.

МНЕНИЕ

Виталий Тукманов, руководитель проектов патентно-адвокатского бюро "Гардиум":

"Правообладателю необходимо представлять как можно больше доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Желательно представлять документы о реализации большого объема товаров в адрес разных покупателей. В ситуациях, когда товарный знак активно не используется, правообладатель в целях сохранения правовой охраны обозначения должен обеспечить доведение до конечного потребителя своей продукции, маркированной товарным знаком. Объем реализации может быть небольшим, но, по крайней мере, иметь сколь-либо систематический характер".

Игорь Моцный советует правообладателям обращать внимание на следующие обстоятельства:

имеет ли использование товарного знака определенную экономическую логику и выгоду, кроме защиты от досрочного прекращения его правовой охраны;
используется ли товарный знак для своей основной цели – индивидуализации товаров, работ, услуг;
каковы объем и способы использования товарного знака. "Возможно, имело место небольшое по объему производство товара, но при этом товарный знак также использовался в рекламе, предложениях к продаже, на документации, в Интернете и т. п. Все способы использования должны учитываться в совокупности с иными обстоятельствами конкретного дела", – указал эксперт;
имело ли место использование товарного знака в гражданском обороте (т. е. реализация товара или предложение услуг для неограниченного круга лиц);
каковы временной период, частота и регулярность использования обозначения. Например, использование товарного знака, пусть и небольшое по объему, но в течение устойчивого и довольно длительного периода времени, может, по мнению Моцного, считаться реальным использованием товарного знака;
в отношении каких конкретных товаров и услуг охраняется товарный знак. "В современных условиях все большее значение имеет деятельность, осуществляемая через Интернет, когда доказательств наличия физического товара все меньше и меньше. В частности, МКТУ признает такой товар как "загружаемое программное обеспечение", при этом речь идет о программном обеспечении, которое не реализуется в привычном виде на носителях, а загружается пользователем непосредственно на свое устройство (компьютер, мобильное устройство и т. п). В таком случае сложно представить традиционные доказательства производства товара, так как сам товар нематериален, но это не означает, что применительно к нему товарный знак не используется", – пояснил он.

Как считает Анастасия Расторгуева, с учетом формирующейся позиции СИП количество удовлетворяемых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возрастет. "Очевидно, что позиции, закрепленные в рассмотренных постановлениях, в скором времени будут восприняты нижестоящей инстанцией, чему должно способствовать и то обстоятельство, что дела, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в первой инстанции также рассматривает СИП", – поддержал Виталий Тукманов. А вот Игорь Моцный, с одной стороны, считает, что подход СИПа не должен существенно повлиять на существующую практику, поскольку суд лишь трактовал символическое использование товарных знаков с учетом ранее выраженной позиции ВС РФ (). Но с другой стороны, эксперт все же полагает, что в новых судебных актах будет продолжено дальнейшее толкование понятия символического использования товарного знака.

В любом новом деле самое главное, а часто и самое сложное – сделать первый шаг. Бизнес не любит ошибок, и, чтобы первый «блин» не получился «комом», нужна грамотная маркетинговая развития. Только при таком условии новые компании имеют шанс успешно реализоваться на современном рынке. Одно из актуальных и современных средств продвижения бренда – использование товарного знака.

Права на товарный знак

Любой товарный знак принадлежит правообладателю, лицу, на которое он . Правообладатель уполномочен распоряжаться товарным знаком и использовать его по своему усмотрению. Кроме него, никто не вправе выпускать свою продукцию под данной торговой маркой или сходной с ней без разрешения на то правообладателя.

Воспользоваться чужим товарным знаком в рамках правового поля можно. Для этого с владельцем товарного знака заключается лицензионное соглашение, позволяющее частному лицу или компании выпускать свою продукцию под данной торговой маркой без каких-либо санкций со стороны контролирующих органов.

Полная или частичная лицензия

Физическое лицо или компания, желающие обладать правом использования товарного знака, могут получить от владельца торговой марки полную или частичную лицензию. Полная лицензия дает право для реализации всех товаров и услуг, представленных в договоре, а частичная подразумевает лишь определенную долю указанных товаров и услуг.

Например, второй вариант подходит, если у есть производственное и торговое направления, а для франчайзи предполагаются только торговые функции.

При выдаче правообладателем лицензии на пользование товарным знаком его владелец обладает исключительными возможностями устанавливать территориальные пределы его использования. Это значит, что лицензиат может быть уполномочен на использование товарного знака для реализации своих товаров и услуг не на всей территории Российской Федерации, а лишь в определенных договором регионах и областях.

Кроме того, правообладатель может установить временной лимит действия выданной им лицензии. Или наоборот – сохранить за второй стороной лицензионного соглашения право пользования товарным знаком на весь период его действия, учитывая возможность продления. При этом нужно понимать, что получение лицензии отнюдь не передает лицензиату исключительное право на использование товарного знака. Порядок регулируется договором.

Лицензионный договор на использование товарного знака позволяет обозначить рамки возможного вмешательства владельца товарного знака в технический процесс производства и выпуска лицензиатом своих товаров и услуг. Это вполне обоснованно, ведь недобросовестный партнер легко может подпортить репутацию товарного знака выпуском некачественной продукции, если не контролировать его работу.

Также владелец может наделить лицензиата правом выдавать сублицензии иным лицам. Данный момент должен быть прописан в лицензионном соглашении, иначе сублицензионный договор на право использования не будет иметь под собой законного основания. Такая сублицензия противоречит законодательству и любым судом будет признана недействительной.

Право выдачи лицензии может стать важным этапом при выходе компании на федеральный уровень. Когда ценность бренда высока, пренебрегать этим не рекомендуется. В противном случае компания может затормозиться в своем развитии.